Изготовление продукции под чужой торговой маркой

Газета «Частный предприниматель» № 24, 2018 г.

Предприниматель изготовляет консервированные овощи и поставляет их предприятию, имеющему свою торговую марку. При изготовлении на этикетки наносится товарный знак, принадлежащий предприятию. Должен ли предприниматель иметь разрешение предприятия на использование его товарного знака? Каким договором оформить данные взаимоотношения?

Прежде всего определимся, что считается использованием товарного знака.

В соответствии со ст. 16 Закона Украины от 15.12.93 г. № 3689-XII “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” (далее – Закон № 3689) владельцу свидетельства на торговую марку (товарный знак) принадлежит право использовать знак.

Использованием знака считается:

– нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован; упаковку, в которой содержится такой товар; вывеску, связанную с ним; этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет; хранение такого товара с указанным нанесением знака в целях предложения для продажи; предложение его для продажи; продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);

– применение его во время предложения и предоставления любой услуги, для которой знак зарегистрирован;

– применение его в деловой документации или рекламе и в сети Интернет.

В соответствии с п. 8 ст. 16 Закона № 3689 владелец свидетельства имеет право дать любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора. При этом лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, произведенных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Разрешение выдается в случае, если другой субъект будет продавать или изготовлять и продавать от своего имени товары (продукцию) с чужим торговым знаком.

В данном случае не происходит использования предпринимателем товарного знака предприятия, поскольку продукция лишь изготовляется, но не продается от имени предпринимателя. Поэтому разрешение владельца торговой марки не требуется.

Использование товарного знака предполагает продажу продукции, на которую он нанесен, и получение дохода.

Предприниматель по заказу предприятия изготовляет продукцию и маркирует ее товарным знаком, принадлежащим предприятию. Делает он это не по своему желанию, а по заказу предприятия. То есть фактически выполняет работы, в которые входит изготовление, упаковка и маркировка товара таким образом, как оговорено с предприятием.

Предприниматель самостоятельно другим покупателям изготовленную продукцию не продает и не получает дохода от реализации. Он лишь поставляет изготовленную продукцию заказчику (предприятию).

Оформить данные отношения можно путем заключения договора поставки. Это будет смешанный договор. Поскольку предприниматель поставляет не чужую (закупленную) продукцию, а изготовленную своими силами, договор между ним и предприятием может сочетать условия двух договоров – изготовления на заказ и поставки.

По договору поставки поставщик обязуется передавать в установленные сроки (указанные в договоре или спецификации) товар (продукцию) в собственность покупателя для использования его в предпринимательской деятельности.

По данному договору предприятие, являющееся владельцем торговой марки, заказывает предпринимателю изготовление и поставку партий продукции и возлагает на поставщика обязанность осуществлять маркировку данной продукции своим товарным знаком.

Предприниматель лишь изготовляет продукцию для предприятия, которое платит за изготовление, а продает и получает доход от ее продажи предприятие-заказчик. Это довольно распространенная ситуация, когда продукцию под тем или иным брендом производят разные поставщики.

В данном случае речь идет не о праве предпринимателя использовать торговую марку, а о его обязанности осуществить маркировку продукции товарным знаком покупателя. Данную обязанность прямо можно включить в договор поставки, написать примерно так: “Поставщик обязуется производить маркировку изготовленной продукции товарным знаком покупателя путем нанесения его на этикетку товара. Факт маркировки не является использованием торговой марки покупателя”.

Ольга Шевцова