Виготовлення продукції під чужою торговельною маркою

Газета «Приватний підприємець» № 24, 2018 р.

Підприємець виготовляє консервовані овочі й постачає їх підприємству, яке має свою торговельну марку. Під час виготовлення на етикетки наноситься товарний знак, що належить підприємствові. Чи повинен підприємець мати дозвіл підприємства на використання його товарного знака? Яким договором оформити ці відносини?

Передусім визначимося, що вважається використанням товарного знака.

Відповідно до ст. 16 Закону України від 15.12.93 р. № 3689-XII “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон № 3689) власникові свідоцтва на торговельну марку (товарний знак) належить право використовувати знак.

Використанням знака вважається:

– нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано; упаковку, у якій міститься такий товар; вивіску, пов’язану з ним; етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу; пропонування його для продажу; продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

– застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

– застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до п. 8 ст. 16 Закону № 3689 власник свідоцтва має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Своєю чергою ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, вироблених або наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва й останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Дозвіл видається в разі, якщо інший суб’єкт буде продавати або виготовляти й продавати від свого імені товари (продукцію) з чужим торговим знаком.

У розглядуваній ситуації не відбувається використання підприємцем товарного знака підприємства, оскільки продукція лише виготовляється, але не продається від імені підприємця. А тому дозвіл власника торгової марки не потрібен.

Використання товарного знака передбачає продаж продукції, на яку його нанесено, та отримання доходу.

Підприємець на замовлення підприємства виготовляє продукцію та маркує її товарним знаком, що належить підприємствові. Робить він це не за своїм бажанням, а на замовлення підприємства. Тобто фактично виконує роботи, які включають виготовлення, пакування та маркування товару так, як домовлено з підприємством.

Підприємець самостійно іншим покупцям виготовлену продукцію не продає й не отримує доходу від реалізації. Він лише постачає виготовлену продукцію замовникові (підприємствові).

Оформити ці відносини можуть шляхом укладення договору постачання. Це буде змішаний договір. Оскільки підприємець постачає не чужу (закуплену) продукцію, а виготовлену власними силами, договір між ним і підприємством може поєднувати умови двох договорів – виготовлення на замовлення й постачання.

За договором постачання постачальник зобов’язується передавати у визначені терміни (зафіксовані в договорі або специфікації) товар (продукцію) у власність покупця для використання його в підприємницькій діяльності.

За цим договором підприємство, яке є власником торговельної марки, замовляє підприємцеві виготовлення й постачання партій продукції та покладає на постачальника обов’язок здійснювати маркування цієї продукції своїм товарним знаком.

Підприємець лише виготовляє продукцію для підприємства, яке платить за виготовлення, а продає й отримує дохід від її продажу підприємство-замов­ник. Це досить поширена ситуація, коли продукцію під тим чи іншим брендом виробляють різні постачальники.

У цьому разі йдеться не про право підприємця використовувати торговельну марку, а про його обов’язок здійснити маркування продукції товарним знаком покупця. Такий обов’язок прямо можна включити до договору постачання, написати приблизно так: “Постачальник зобов’язується здійснювати маркування виготовленої продукції товарним знаком покупця шляхом нанесення його на етикетку товару. Факт маркування не є використанням торговельної марки покупця”.

Ольга Шевцова